Патентный ликбез №9. Обход патентов

Привет.

В статьях данной рубрики мы стараемся подробнее рассмотреть практические стороны концепции интеллектуальной собственности, и после материалов о том, как изобретать, что изобретать, заявки на какие типы патентов подавать, где искать аналоги, почему охранные документы могут не защитить и т.п., мы смело можем сказать, что фундамент заложен. И теперь, когда все вы уже фактически сертифицированные специалисты, поскольку рассказанное только в этой рубрике легко заменит вам подобный сертификат, мы можем перейти к вопросу мешающих патентов.

Недавно у нас вышла статья про крестовый поход Nokia против Oppo, Vivo и Oneplus. Рекомендую к прочтению:

Если коротко, то финский производитель, выдавая лицензии на свои технологии (а ничего, кроме них, у него, судя по всему, уже не осталось) сторонним компаниям на неисключительной основе, решил пересмотреть свое вознаграждение. В сторону увеличения, разумеется. Что удивительно, лицензиаты почему-то были против и отказались. Лицензиар же ступил на очень скользкую дорожку и решил воспрепятствовать реализации устройств, где используются технологии, подпадающие под действие патентов, на которые ранее были выданы лицензии. Обидный укол. И надо сказать, что действия сторон в какой-то мере укладываются в становящуюся сегодня нормой стратегию патентного противостояния. Ключевым в этих стратегиях является время. И оно чаще играет на стороне лицензиата (Oppo и компания в нашем случае). Что я имею в виду? Дело в том, что, запретив китайцам использовать свои патенты, Nokia толкает их в сторону разработки собственных решений. Это раз. Кроме того, сегодня стандартной ответной мерой является встречная атака на патенты, действия которых, по словам истца, нарушаются ответчиком. То есть сначала Nokia подает в суд, обвиняя Oppo, а потом Oppo подает возражение против выдачи патентов Nokia в Палату по патентным спорам. Пока возражения рассматриваются в ППС, в суде все становится на паузу. Патенты-то могут оказаться недействующими. Возникает резонный вопрос: «Ну и отлично, китайцы не продают товар, списывают издержки, разве им не логичнее прогнуться и заплатить?». Вовсе нет. Не изучал подробно данную ситуацию с претензиями Nokia, но велика вероятность, что Oppo вменяется в вину нарушение не такого уж и большого количества патентов. И данные патенты наверняка относятся к технологиям связи, которые не сказать, что радикально меняются. Физический принцип один, а значит, запатентованы не более чем эволюционные улучшения. А где есть внуки, там почти всегда есть и родственная похожесть на предков. И так уж случается, что в сфере интеллектуальной собственности это может означать, что решения в нарушаемых патентах могут оказаться не очень-то и патентоспособными (вспоминаем про критерии патентоспособности). И у того, кто подает возражения против патентов, за нарушение которых ему в суде грозит иск, вполне может получиться аннулировать эти самые патенты в ППС, тем самым не просто развалив дело против себя в суде, но и обнулив потенциальную выручку истца. Навсегда. А дополнительно еще и предъявить возмещение юридического сопровождения. Может, потому Nokia и предпринимает неловкие попытки (почитайте статью Эльдара) пойти на мировую. Уверенности в стойкости патентов нет, а перспектива остаться без дохода, инициировав при этом конкурентные разработки, налицо. И если увеличение лицензионных отчислений — это выстрел в ногу, то патентная война (в случае Nokia) — это контрольный в голову. Развал патентного портфеля Nokia откроет шлюзы для всех. Не берусь судить, насколько успешно и кто именно этим воспользуется, но то, что для Nokia было ошибкой это затевать — однозначно.

Но вышеозвученная ситуация все же больше применима к крупным компаниям, действия которых напрямую влияют на конкурента или держателя лицензий. У мелких представителей отрасли и технологии попроще, и изделия не столь массовые. И это позволяет не ввязываться в баталии, подобные тем, что сейчас захлестнули Nokia и Oppo. Слишком дорого. И долго. Может сложиться так, что рассмотрение настолько затянется, что срок действия патента может и истечь. А специалисты (не только юристы) на все это время увязнут в патентной войне, предоставляя материалы и занимаясь аналитикой, снижая свое присутствие в других проектах. Накладно даже только с точки зрения заработной платы специалиста. И это еще не говоря о юридических издержках.

Но что все же делать, если в одной из патентных баз данных всплыл документ, который не позволяет вам беспрепятственно производить и продавать разработанный продукт? Попробовать его обойти.

Да, кроме лицензий, есть еще и маневры обхода. Именно во множественном числе. Вариантов много. И большинство из них индивидуальны. Взять, например, тяжелое машиностроение. Скажем, вы производите какие-нибудь машины вроде тех, какими Илон Маск копает тоннели.

И так уж получилось, что свежеразработанная модель нарушает патент вашего прямого конкурента. Но нарушает патент именно на тоннелепроходческую машину. Особенностью таких машин является то, что они работают под землей. Вдали от любопытных глаз, поскольку к месту погружения под землю никого постороннего не пустят. Во-первых, небезопасно. А во-вторых, редко кто захочет демонстрировать свои успехи кому попало, независимо от того, для чего используется такая машина. И в этом смысле можно легко продать клиенту устройство по частям и ввезти отдельными узлами. Затем собрать его в ангаре около шахты и под покровом ночи спустить внутрь. Никому и в голову не придет, что вы нарушаете чьи-то права, продавая запасные части, а покупатель — тем, что самостоятельно мастерит себе инструмент. Но это как бы не совсем законный способ. С одной стороны, ваша совесть чиста и вся ответственность ляжет на покупателя. И вроде он тоже не покупает нарушающего права третьих лиц продукта. Только его части. Однако в то же время он все же собирает устройство, которое нарушает права третьих лиц, и использует его для получения прибыли. А это уже повод для иска. Правда, истцу придется еще сначала доказать, что у вашего покупателя есть такое устройство. Затем убедить суд в том, что необходимо изъять это устройство для экспертизы на предмет нарушения патента, а затем каким-то образом доставить его от места работ до эксперта. И все это под противодействие ответчика. Шансы на успех весьма и весьма туманны.

Со вторым вариантом обхода патента я сталкивался довольно часто (сам иногда и помогал с обходом). Его суть в том, чтобы предложить частный вариант запатентованного изобретения. Это может быть в том числе и полезная модель. В «Патентном ликбезе» №3 я упоминал об этом на примере вилки, запатентованной в качестве изобретения, и трехзубой вилки, запатентованной в качестве полезной модели. А в материале про патентную чистоту был пример с патентованием формы чехла для iPhone. Там я упоминал, что сообразительные люди могут запатентовать точно такую же форму, только выполненную, например, из дерева. И если в материалах заявки на изобретение не было указания на различные материалы, то этим вполне можно воспользоваться. Впрочем, лучше освежите в памяти эти статьи самостоятельно:

Следствием наличия у разных заявителей идентичных патентов явится взаимная зависимость. Автор общей концепции не сможет делать частный вариант и наоборот. Патовая ситуация, которую можно легко решить взаимными лицензиями.

Самый же интересный, на мой взгляд, вариант обхода патента является и самым сложным. Однако на выходе он дает существенно более сильную концепцию изобретения «на бумаге» и практически всегда намного более совершенное устройство «в металле».

Этот способ основывается на том, что для обхода патента необходимо устранить то, что приводит к нарушению этого самого патента. Здесь, вам, видимо, стоит обратить внимание на самую первую статью цикла, где мы говорили о формуле изобретения. Так вот. В любой формуле изобретения есть ключевые признаки, которые и делают ваше устройство изобретением. Эти признаки — это особенности конструкции вашего устройства, которые выделяют его на фоне аналогов и, что важно, прототипа. И нарушением патента на ваше изобретение будет считаться использование кем-либо в конструкции его устройства тех же самых признаков. Всех.

Сразу небольшая оговорка. Часто сталкиваюсь с этим заблуждением, поэтому разъясню:

Нельзя обойти патент, добавив в конструкцию дополнительных элементов.

Мнение, кстати, очень распространенное. Когда же человек понимает, что добавление признаков не исключает использование имеющихся в ЗАПАТЕНТОВАННОЙ формуле признаков, приходит осознание, что обойти патент может оказаться не так просто.

Приведу пример. Наверняка все знают, что такое Microsoft Surface Book:

Очень интересное и приятное визуально устройство. Как-то уже озвучивал мысль, что если процессоры Apple (которые ARM) такие расчудесные, то, добавив в ультрабуки сенсорный экран и возможность трансформации в планшетный вариант, через несколько лет привычные сегодня планшеты на Android и iOS вообще можно будет списывать со счетов. Но вернемся к Surface Book. Устройство, несомненно, красивое, но его облик стал таким отнюдь не сразу. Первые версии отличались от «наследника» съемным экранным модулем:

И они мне нравились больше. Вот по этой причине:

Вода, огонь и то, как работает шарнир Surface Book… На мой взгляд, решение настолько удачное визуально, что его вполне можно было сделать фирменной особенностью дизайна ноутбуков Microsoft, каковой был, например, «подбородок» у Motorola RAZR V3 (ума не приложу, почему отказались от него в складном смартфоне с гибким дисплеем).

Здравый смысл мне подсказывал, что такой ноутбук мне ни к чему и что следует выкинуть его из головы. Но его внешний вид плотно застрял в мозгу. И вот как-то в определенный момент мне понадобилось объединить в одном корпусе смартфон и Bluetooth-клавиатуру. Для быстрого развертывания в любом месте «печатной машинки». Ноутбуки и планшеты не подходили из-за размеров, а вот нечто, габаритами напоминающее записную книжку, — вполне. Я решил, что впору увековечить интересное инженерное решение, и отправился изучать конструкцию данного шарнира. Конструкция выглядела следующим образом:

Если же обратить внимание, то невооруженным глазом видно, что авторы изобретения старались использовать минимально возможное количество признаков, чтобы не сужать себе область защиты. Это видно по отсутствию тех самых планок, которые закрывают места соприкосновения трубок:

Но планки — это не более чем декоративный элемент. Безусловно, он повлияет на восприятие устройства в целом, но функционально без него вполне можно обойтись. Но не будем домысливать за авторов. Обратимся к формуле. Независимый (первый) пункт выглядит следующим образом:

Вычислительное устройство, содержащее:

первую часть, которая включает в себя экран дисплея, и вторую часть, которая включает в себя устройство ввода; первый и второй многозвенные шарнирные узлы, фиксирующие с возможностью вращения первую часть и вторую часть и выполненные с возможностью вращения вокруг множества шарнирных осей для обеспечения вращения между первой и второй частями; и несколько частей крышки шарнира, которые вместе закрывают первый и второй блоки многошарнирной петли между первой частью и второй частью, причем множество частей крышки шарнира совмещены таким образом, что первая область одной крышки может скользить внутри примыкающей области второй крышки шарнира во время поворота, так что нижняя часть первого и второго многозвенных шарнирных блоков не видна, причем несколько частей крышки шарнира включают в себя первую и вторую параллельные прорези, а первый и второй многозвенные шарнирные блоки сконфигурированы так, что проходят через первую и вторую параллельные прорези.

Перевод буквальный, но здесь важно именно такое понимание. Если простым языком, то:

Вычислительное устройство содержит клавиатуру и дисплей, соединенные двумя многозвенными шарнирными узлами, размещенными внутри нескольких трубчатых крышек; упомянутые крышки имеют два паза для размещения упомянутых шарнирных узлов, а также выполнены с возможностью скольжения друг относительно друга.

Признаться, когда я ознакомился с этими документами, мне показалось, что патентуют не ту идею. Сами посудите. Основным является именно шарнир:

А также его размещение внутри нескольких крышек, имеющих паз. За счет возможности скольжения друг относительно друга, стягивающего воздействия множества элементов шарнирных узлов и формы паза, исключающей люфт вокруг пластин шарнира, крышки даже без взаимного крепления удерживаются в строго определенном положении:

Понятно, что изготовление кустарным образом подобной конструкции хотя и возможно, но едва ли рентабельно. А эстетически приятный аксессуар мне все же хотелось. И тут профдеформация сразу же начала подсказывать, как не просто изготовить данную конструкцию, но еще и сделать это без нарушений данного патента.

Прежде всего я сразу обратил внимание, что все визуальные особенности, создающие привлекательный внешний вид, — это не более чем накладки для того, чтобы прикрыть те самые прорези в трубчатых крышках, в которых уложены шарниры. Более того, сами трубчатые крышки также выполняют только маскирующую функцию, поскольку угол открытия регулируется исключительно конструкцией зубчатых сегментов в шарнире.

Если для Surface Book многоосевые шарнирные узлы важны для исключения любого растяжения, поскольку электроника одной половины соединена с другой весьма хрупким шлейфом, то мне для футляра не было необходимости в столь точном позиционировании половин, поскольку расположенные в них смартфон и клавиатура соединяются по беспроводному протоколу. И я решил просто отказаться от шарнира. Вместо него прорези в трубчатых крышках вместили эластичные стяжки, которые и удерживали их между собой парами. Первую крышку со второй, вторую с третьей и т.д. В итоге внешний вид получился узнаваемый, а вот конструкция претерпела изменения, избавившись от шарнирных осей и пластин, включенных в независимый пункт формулы изобретения в числе остальных признаков.

Вот так выглядит работа шарнира в футляре для клавиатуры и смартфона:

Такой подход выгоднее остальных, поскольку позволяет в процессе обхода патента не только избавиться от ограничений, но и обзавестись очень стойким как технически, так и патентно решением. Плюс нематериальный актив на баланс.

Следует отметить, что есть еще несколько вариантов обхода мешающего патента, но большинство из них лежит сугубо в юридической плоскости, и их реализация сопряжена с весьма существенными тратами, окупаемость которых может зависеть вовсе не от грамотности адвоката и беспристрастности правосудия, а от нужных контактов в смартфоне. Мой вам совет: не доводите споры до суда.

В качестве резюме:

Если необходимо обойти патент, то не ищите, чем можно улучшить то, что запатентовано. Ищите лишний признак, который можно убрать.

Смелых идей, отличных изобретений и успешных продуктов. Удачи!